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仅将商标权人商标作为指示商品来源唯一标识的不属于商标指示性使用
欧司朗股份公司诉四川蓝景光电技术有限责任公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案
作者:郝廷婷 王敏  发布时间:2017-01-05 15:09:08 打印 字号: | |

        [示范点]

使用者超出指示商品或服务来源的合理限度,擅自突出使用或者仅将商标权人的商标作为指示商品或服务来源的唯一标识的,不属于商标指示性使用,属于侵犯注册商标专用权行为,依法应承担相应民事责任。

 

[案情]

原告:欧司朗股份公司。

被告:四川蓝景光电技术有限责任公司。

被告:四川蓝景碧威照明器材有限公司。

欧司朗公司是世界500强跨国公司,是世界第二大光源制造商,成立于1906年。其商标“OSRAM”在中国于1935年获得注册,于1977年获准重新注册。其中文商标欧司朗2001年在中国注册。近年来,该公司在中国获准注册的以“OSRAM” “欧司朗为字样设计的不同标识商标共7个。其商标使用商品涵盖第11类包括照明、用灯和照明器具等,以及第9类包括自动指示牌、信号灯、电子公告牌、夜明或机械信号板等。2013522,成都律政公证处工作人员前往双流航空港经济开发区,进入标示有蓝景光电字样的建筑物内,分别购买了“25630注塑模组“35630注塑防水模组。经实地实物取证,蓝景光电和蓝景碧威公司生产的注塑模组包装袋标签中间位置标有欧司朗黑色字样,注塑模组正面上方标有“OSRAM LED”白色字样,在产品宣传画册中使用了采用原装进口欧司朗芯片”“每个模组包含三个原装进口欧司朗芯片等文字语言,在产品照片正面标注“OSRAM LED”黑色字样。欧司朗公司据此认为,蓝景光电和蓝景碧威公司的行为容易导致相关公众产生二公司是欧司朗在中国的关联企业、二公司产品由欧司朗公司授权生产等重大误解,严重侵犯了欧司朗注册商标专用权,要求二公司立即停止侵权行为、登报致歉并赔偿损失50万元。二公司则认为,其产品的核心组件是通过合法途径向欧司朗购买,产品及包装上的欧司朗标示仅表明核心组件来源,且未突出使用,属于合理使用,应驳回诉讼请求。

 

[审判]

成都市中级人民法院经审理认为,本案为涉外侵权纠纷,侵权行为于20135月发生在成都市,应适用我国2001年第二次修正的《商标法》。欧司朗公司注册的7个商标,均合法有效,应受法律保护。《商标法》第五十一条规定:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第五十二条规定:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的;……”本案诉争的7个注册商标,其核定使用的商品范围包括第11类照明、用灯和照明器具,第9类自动指示牌、信号灯、电子公告牌、夜明或机械信号板等,被控侵权商品为LED注塑防水模组,该注塑模组与涉案注册商标核定使用商品均具有发光用途,功能上具有相似性,故被诉侵权商品与欧司朗公司注册商标核定使用的商品为类似商品。被诉侵权商品在其包装袋标签及产品正面上方使用了欧司朗”“OSRAM”标识,该标识与欧司朗公司的注册商标字音、字形均相同,容易引起消费者误认为该产品系由欧司朗公司生产或与欧司朗公司产品有关联关系,属于侵犯欧司朗公司注册商标专用权的商品。蓝景光电未经欧司朗公司许可,生产、销售的被诉侵权产品使用欧司朗公司注册商标,属于侵犯欧司朗公司注册商标专用权行为,应当承担相应民事侵权责任。蓝景光电辩称其使用欧司朗公司注册商标属于合理使用。依照《商标法实施条例》(2002年)第五十条第(一)项,在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于侵犯注册商标专用权行为。即使蓝景光电生产的被诉侵权产品芯片来源于欧司朗公司,其对欧司朗公司注册商标也应规范使用,未经欧司朗公司许可,不能直接将欧司朗公司注册商标用于被诉侵权产品上,误导公众,故蓝景光电的该项辩称不能成立。

因被诉侵权产品外包装及产品本身均未标明蓝景碧威公司为生产单位,故欧司朗公司关于蓝景碧威使用其注册商标的主张不能成立。因销售单和收款收据标明,蓝景光电与蓝景碧威共同销售了被诉侵权产品,因此蓝景碧威对此应承担连带责任。

就被告二公司虚假宣传问题。蓝景公司字宣传画册上使用采用原装进口欧司朗芯片等语言文字,目的在于说明蓝景光电生产的该类产品与欧司朗产品具有某种联系而质量可靠、性能优良。蓝景光电辩称其使用了欧司朗公司芯片部件,但其提供的证据不能予以证明。根据《反不正当竞争法》(1993年)第九条第1款:经营者不得利用广告或者其他方法,对产品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。蓝景光电在其宣传画册上对其产品的宣传为虚假宣传,构成不正当竞争,应承担相应侵权责任。因宣传画册上无蓝景碧威相关信息,故蓝景碧威不构成不正当竞争。

根据《商标法》(2001年)第五十六条第二款,被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。法院综合考虑被告二公司各自实施的侵害商标权及不正当竞争行为、欧司朗公司知名度等,酌情确定欧司朗公司经济损失及合理开支共计15万元,蓝景碧威对其中3万元承担连带责任。

成都市中级人民法院判决:蓝景光电立即停止在其生产LED注塑防水模组商品及包装和宣传画册上使用“OSRAM”标识;蓝景光电和蓝景碧威立即停止销售被诉侵权产品;蓝景光电赔偿欧司朗12万元;蓝景光电与蓝鲸碧威连带赔偿欧司朗3万元并登报消除影响。

一审判决后,当事人双方均未上诉。一审判决现已生效。

 

[论证]

本案核心问题涉及商标指示性合理使用的司法认定问题。指示性合理使用与描述性合理使用、说明性合理使用、平行使用共同构成了商标的合理使用。2013年《商标法》第五十九条对描述性合理使用有所规定。但指示性合理使用尚缺乏相应法律规定,在司法实践中难以判定。本案根据指示性合理使用的理论提炼出商标指示性合理使用的司法判定标准,具有典型意义。

一、商标合理使用的基础理论

(一)商标合理使用的理解及主要类型 

合理使用(fair use)是知识产权限制制度中的一项重要制度。知识产权的合理使用是指在特定的条件下,不必征得权利人的许可,法律允许他人使用知识产权人的权利标的,同时可以不必支付报酬。[1]对商标的合理使用,由于概念界定不清晰、法律规定不明确、审判实践使用相对较少,其相关问题的研究争议较大。商标合理使用起源于美国司法判例,并最先在《兰哈姆法》中确立规则。通说认为,商标合理使用是指,在顾及商标所有人及第三方的合法利益的情况下,允许对叙述性词汇进行合理使用。[2]在美国判例Playboy Enterprises Inc v.Wells案中,商标合理使用被表述为:商标所有人不能阻止他人对其产品特性的正确描述,从而不能把将商标用于一般性描述的权利视为其独有。[3]

以上述概念为基础,结合司法审判实践,为更好的理解和适用商标合理使用的理论,学界对商标合理使用进行了理论上的分类,然而分类的界分标准却未形成认识上的绝对统一。具有代表性的五种观点为:第一,所有的商标合理使用都是叙述性合理使用。[4]此观点认为商标合理使用的核心都在于善意的叙述或描述。第二,真正意义上的商标合理使用包括指示性合理使用和直接比较广告两种。[5]第三,商标合理使用包括叙述性使用、指示性使用、说明性使用或平行使用。目前此观点概括简洁,分类相对清晰明确、严谨周全,在实践中得到广泛认可。第四,商标合理使用包括“仿制者或复制者的合理使用、比较广告、滑稽模仿、正常评论、研究中使用以及平行使用”[6]。第五,应按是否商业性使用划分,商标的合理使用分为商业性合理使用与非商业性合理使用两类。叙述性合理使用和指示性合理使用既可以属于商业性合理使用,也可以属于非商业性使用。分类观点多样化说明商标合理使用的分类之间的界分并没有泾渭分明的界限,特别在司法实践中,有时候并不对商标合理使用进行细致的分类,只是在法律适用中笼统的认定使用人是不是合理使用商标。笔者认为,对商标合理使用进行分类很有必要,不同的类型应当有不同的适用条件、范围和限度,这样有利于司法实践更清晰准确的判断合理使用。

纵观以上五种观点,笔者认为第三种观点最为合理,最具有实用性和广泛性。叙述性合理使用保护的是生产经营者对自己生产经营的商品进行描述的自由,实质上是赋予竞争者对自身产品进行描述的权利。具体体现在为提供商品或服务的基本信息而善意地使用商品通用名称或自己的名称、地址、原产地、成分等,如注明药品成分的三株菌+中草药。指示性合理使用是为了客观地指明商品或者服务的特点、用途、来源、构成等而在生产经营活动中使用他人注册商标的行为,如“BMW修理维护。说明性合理使用是为了向公众介绍自己生产经营的产品的质量、功能、原料、型号等涉及产品的基本信息,典型体现是地方商标的合理使用,如白市驿是地名也是注册商标,其他使用权人注明正宗白市驿风味属于合理使用。平行使用是指在自己的商品上不显著性地正当使用带有先前商标的商品。

(二)我国商标法对合理使用的规定

我国商标法1982年颁布,在1993年、2001年的两次修改中,对商标合理使用都未予以规定。2002年《商标法实施条例》将1999年《关于商标执法中若干问题的意见》第九条规定的不属于商标侵权行为使用的情形进行了归纳概括,形成《商标法实施条例》第四十九条,即注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。该条规定是我国正式确立商标合理使用制度的直接依据。但该条更多的是对叙述性合理使用中的部分情形予以列举规定,对实践中广泛存在的指示性使用则没有明确规定,并且对合理使用的判断标准也没有进一步规定。[7]2013年我国商标法进行第三次修正,在其第五十九条中,直接将《商标法实施条例》第四十九条内容予以吸收作为其第一款,至此,我国商标合理使用制度以立法形式固定下来。然而第三次修订的《商标法》仍然没有对商标合理使用进行更全面细致的规定,《商标法实施条例》第四十九条中存在的问题也没有解决。可以说,商标指示性合理使用在我国法律上基本处于空白,在理论研究上也相对薄弱。在本案例中,被告方即是以指示性合理使用进行抗辩。因缺乏法律依据,法官在裁判过程中存在法律适用上的困难,后根据商标合理使用的基础理论进行裁判。

(三)商标合理使用的判断标准

商标合理使用作为一个大的概念,其本身有判断标准,各类型的合理使用也是在其标准上进一步细化。学界对商标合理使用的判断标准有一要件说、二要件说、三要件说、四要件说。[8]其中,三要件说在实践中得到广泛认同,即商标合理使用应同时满足非商标性使用、使用目的善意、不产生混淆三个要件,若有其中一个要件不满足者则不属于商标合理使用,属于侵犯注册商标专用权行为。

1.非商标性使用。商标法》第四十八条明确了对商标使用的定义,即本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。从商标具有的区分商品或服务的来源这一主要功能出发,结合上述法律规定,将商标性使用可理解为:将商业标识用于商业活动中,并对相关公众起到区分商品或服务来源的作用。由此可见,商标性使用应满足三个条件:(1)必须将商业标识用于商业活动中;(2)使用的目的是为了说明商品或服务的来源;(3)通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源。[9]从现有证据看,本案蓝景光电在其生产的光电配件LED注塑模组的小包装上以非公开的方式标明欧司朗字样,而不是在广泛的市场交易中的产品外包装上公开规范地标明欧司朗,目的是标明该产品核心组件的来源,使特定公众对其生产经营的同时有其他品牌为核心组件的产品进行区分,因该注塑模组小包装并未在交易市场上广泛流通,因此不符合商业性使用的要求,故本案蓝景光电的行为属于非商标性使用。

2.使用目的善意。非商标权人使用注册商标时,是基于诚实信用、正当合理使用,而没有不正当竞争的目的,没有利用商标的名誉和知名度增加自身商品利益的恶意。[10]本案虽未对蓝景光电侵权行为的主观方面进行举证质证分析,但从其抗辩理由和提交的有效证据看,其在小包装上标明欧司朗字样,只是用以区分其产品类型或组件来源,并未因此而增加其自身利益。故其使用目的为善意。

3.不产生混淆。混淆是一个程度上的标准,对于在何种程度上构成混淆目前尚未有统一标准。我国商标法第十三条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条都使用的是相同或相似这一概念,商标法第五十七条第(二)项明确将容易导致混淆的作为侵犯注册商标专用权的行为之一,但具体如何判断由法官裁量。虽然混淆这一标准在实践中因存在举证难问题导致有形同虚设之嫌,二要件说与三要件说的核心分歧也在于此。但从我国目前立法规定角度看,将混淆作为商标合理使用的判断标准之一争议不大。非商标权人如果其试图将商标权人的商标用于标注其自己生产或销售的商品或服务上,从而建立起该商标与被控侵权商品或服务之间的特定联系,并在客观上导致相关公众对该商标所标注的商品之来源产生混淆的后果,则该行为构成商标侵权行为。反之,如果商标权人以外的人虽然使用了注册商标,但是不能建立上述特定联系的,不具备区分商品和服务来源的功能,不属于商标性使用。本案原告欧司朗公司即是以使用权人的行为会产生相关公众的混淆,使相关公众误认为使用权人是欧司朗公司的关联企业,主张蓝景光电超过了合理使用的限度,本案承办法官认为蓝景光电即使是在其产品小包装上使用欧司朗商标,但其未经授权单独突出使用且并未标注其组件来源于欧司朗,仍然会使相关公众产生混淆,因此超过了合理使用的限度,构成侵权。

有观点认为,由于我国商标法对合理使用没有具体分类,司法实践中判断合理使用的类型也不是审判必经步骤,根据通用的三要件标准也可以判断出是否属于合理使用,因此没有必要对合理使用的类型进一步研究。对此,我们认为,商标合理使用的具体情形多种多样,新情况不断出现,三要件标准本身是否合理在理论上争议较大,且对其每一要件的判断也具有很大模糊性,而我国现行《商标法》对此如何具体判断合理使用没有明确规定。因此,实践中对合理使用的准确判断及价值取向的衡量并非一件容易的事,很大程度上取决于法官的自由裁量,导致各法院裁判尺度不统一。基于此,在我国对商标合理使用的分类及深入研究具有必要性,这也符合国际商标法研究的趋势。由于叙述性、指示性、说明性、平行使用等四大类商标合理使用的具体情形和判断标准在满足合理使用三要件前提下,还有很多具体方面是不同的,因此需要在理论上进一步细化研究,在法律中分别作出规定,同时以列举形式示意如何具体适用,以便于审判实践中更好的判断合理使用的限度。

二、商标指示性合理使用的基础

叙述性、说明性合理使用是商标合理使用中相对传统的类型,容易被大家熟知和理解,其理论研究也相对较早较成熟。我国对商标指示性合理使用制度的研究相对较晚,1990 年代才有人探讨此类问题。[11]尤其对指示性合理使用的司法判断标准是需要进一步研究的问题。

(一)商标指示性使用的理论基础

指示性合理使用,又称被提及的合理使用,该规则系美国联邦第九巡回上诉法院于1992年在New Kids On the Block v. News America Publishing,Tnc.案中最先确立,是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标,客观地说明自己商品或服务源于他人的商品或服务,或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性,与他人的商标或服务有关。从目前司法实践来看,指示性使用主要涉及两种类型:一种是为了说明商品或服务的特点或用途的目的而使用他人商标,尤其是对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等;另一种则是针对商标权利用尽而言,经商标权人许可或以其他合法方法投放市场的商品,他人购买后可以转卖,也可以在其广告中推销该商品进而对其商标进行使用。

商标指示性使用中使用人是直接使用权利人的商标,且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务,而非使用者自己的商品或服务,这是指示性使用与叙述性、说明性使用的本质区别。我国现行《商标法》五十九条的表述是注册商标中含有的本商品的通用名称……注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。对该条文义解读的关键是含有的三个字,意即他人正当使用的注册商标中含有的本商品的通用名称不指向商标所有人的商品或服务,而是直接指向正当使用人的商品或服务。这也是理论通说认为我国《商标法》对指示性使用没有规定的重要原因。

商标作为一种公共约定的交流符号,其受到商标法保护的基础是其具有的指代功能,因此商标具备作为公共交流符号和链接商品和服务来源纽带的双重功能,商标的符号本身不具有独立的价值,符号背后隐藏的商誉才是商标获得保护的关键。因此,使用人仅在公共交流符号意义上使用商标的,并不会损害商标区分商品或服务来源的功能,不会向公众传达错误的指示信息并引起公众错误的购买决策,不会损害商标权人基于该商标可能获得的经济利益,不侵犯商标权。

《兰哈姆法》第1115(b)(4)所创设的法定合理使用原则的适用范围与我国目前《商标法》面临同样的范围比较狭窄的问题,即仅适用于他人使用商标持有人的商标来描述他人自己的产品或服务。因此,为了弥补这一局限性,1992年美国联邦第九巡回上诉法院在New Kids On the Block v. News America Publishing,Tnc.一案中首创了指示性合理使用原则,用以适用于他人使用商标持有人的商标来描述商标持有人自己的产品或服务,尽管最终仍是为了指明他人自己的产品或服务。[12]此后,理论研究对New Kids案中确立的指示性使用的三要件判断标准一直争议不断,其中对第三构成要件即混淆可能性(被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或许可的关系)的判断标准和混淆的举证责任是焦点问题。2003年,美国联邦第九巡回上诉法院在“The Beach Boys”案中,又对指示性使用的第三构成要件进行了修正,要求被告应证明不存在混淆可能性。但如此修正又与指示性使用的创设初衷有所背离。因为创设指示性使用的初衷在于保护被告,即在无法适用法定合理使用的商标侵权诉讼中,被告只要证明其满足指示性使用的三个要件,那么其使用就是正当的。New Kids案中指示性使用的第三构成要件并没有要求被告证明不存在混淆可能性,修正之后的第三构成要件实质是对举证责任的重新分配,对混淆可能性的举证责任从原告转移到了被告。原本减轻被告举证责任的指示性合理使用却大大加重了被告的举证责任。如果被告能够证明不存在混淆可能性,那么就不存在商标侵权行为,被告也就没有必要再提出指示性使用来对抗原告的商标侵权指控。同时,这也与《兰哈姆法》规定的应当由原告承担证明混淆可能性存在的证明责任相悖。因此,如果让被告承担不存在混淆可能性的举证责任,将会导致指示性使用的存在没有实际意义。[13]

2004年美国最高法院在KP案中对下级法院的纷争给予了明确意见,九名法官一致认为,即使在某种程度上存在混淆可能性,法定合理使用抗辩也能成立,被告在提出法定合理使用抗辩时,无需证明不存在混淆可能性。这说明混淆可能性与法定合理使用是可以共存的。[14]

2005年美国第三巡回上诉法院在Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc案中对指示性使用的第三构成要件再次予以完善,这具有里程碑的意义。该案遵循美国最高法院在KP案中确立的原则,指出某种程度的混淆可能性与法定合理使用并存的观点对于指示性使用仍可适用,但只有在原告能够证明存在混淆可能性之后,被告才对存在混淆可能性情况下构成指示性使用负举证责任。[15]也就是说,指示性合理使用仍需要一定程度上的混淆可能性的证明,混淆可能性可与指示性使用并存,但这并不是说指示性使用完全排除了商标合理使用中混淆可能性这一要件。

可见,就算在知识产权理论比较发达的美国,商标指示性合理使用也是新近发展的理论,并且对其构成要件,特别是指示性使用与混淆可能性能否同时存在等问题也在不断的探索和完善之中。

(二)商标指示性合理使用在我国的司法实践

我国商标法中没有关于商标指示性合理使用的明确规定。关于商标指示性合理使用的规定散见于行政规章、司法解释和司法文件。北京市高级人民法院首先在2003年(美国)教育考试服务中心与北京市海淀区私立新东方学校关于TOEFL商标等商标侵权案[16]中指出,新东方学校使用“TOEFL”是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关,便于读者知道出版物的内容,并不会造成读者对商品来源的误认和混淆,不构成商标侵权。北京市高级人民法院在2006年发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第27条则明确了在销售商品时为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的,属于正当使用商标标识的行为。《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》中也明确指出:“23.商标侵权判定中对授权经销商合理使用商标的认定。在五粮液公司与天源通海公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案中,最高人民法院指出,授权经销商为指明其授权身份、宣传推广商标权人的商品而善意使用商标,未破坏商标的识别功能的,不构成侵犯商标权。2012年立邦涂料(中国)有限公司诉上海展进贸易有限公司和浙江淘宝网络有限公司侵犯商标权纠纷案中,一审上海市徐汇区人民法院和二审上海市第一中级人民法院均认为,被告为指示其所销售商品的信息而使用立邦公司的注册商标,未造成相关公众的混淆,且在商标使用过程中,也不存在对商标的贬损,或是商标显著性或知名度的降低,不存在造成商标权人其他商标利益的损害,被告不构成商标侵权。该案中,承办法官对指示性使用的司法判定标准提出了两个要件:一是对使用人而言不属于商标法意义上的使用,二是未对商标权人造成商标利益上的损害。在2012年四川省宜宾五粮液集团有限公司诉成都铠佑贸易有限公司侵害商标权纠纷案中,铠佑公司作为五粮液经销商未经书面授权擅自将经销商品的商标单独突出使用于店铺招牌的行为,被成都市中级人民法院认定为超过合理限度使用他人商标,被告构成侵犯商标权。但在该案中,通过采访得知法官只是在内心将其归为指示性使用,并没有对此在判决中予以体现。

可以说,商标指示性合理使用在司法实践中已经得到广泛认可。但遗憾的是,不管是立邦案还是五粮液案,我们都不能在判决中看到法官直接运用商标指示性使用的概念及相关构成要件进行分析,而是运用商标合理使用这一大的概念和要件进行分析和判决。事实上,通过前述分析商标合理使用及指示性使用的基础理论,指示性使用作为一种合理使用的类型,其独立存在的价值以及判定要件的明晰都有必要以立法的形式予以体现。

三、商标指示性使用的具体判定标准

对于如何界定被告使用原告的商标是来指明被告的商品(或服务),还是来指明原告的商品(或服务),我国理论界和司法实践中都没有给出一个相对明确的司法判定标准。而且,即使是美国法院也承认在某些情况下,上述区别是不明显的,并且美国法院在New Kids案初步确立的三要件判定标准也在不断的完善之中。笔者在分析本案的同时,结合国内外司法实践,对指示性使用提出四要件标准,供大家参考。

New Kids案提出三要件标准为:一是被告如果不使用该商标就无法说明自己的商品或服务;二是被告在合理必要的限度使用该商标;三是该使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。欧盟国家也在《欧洲共同体商标条例》第12条和13条规定了商标指示性使用的判定标准,指出为表明商品或服务用途,第三方诚实信用的在商业过程中使用的,商标权人无权制止。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》规定构成正当使用商标标识的行为应当具备的要件有三:一是使用出于善意;二是不作为自己商品的商标使用;三是使用只是为了说明或者描述自己的商品。而《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》则提出了商标指示性使用应当符合善意使用且未破坏商标的识别功能的标准。

根据我国目前的司法实践,商标指示性合理使用的前提是该使用行为应当是合理使用,然后才有必要进一步判断该使用是否属于指示性使用。因此结合商标合理使用的统一判断标准,直接判断是否构成指示性合理使用应同时考虑以下几个要件:使用目的的正当性、使用需求的必要性、使用尺度的适当性、使用结果的非损害性。[17]

(一)使用目的的正当性

使用人使用他人商标不是作为商标性使用,而是用以指示说明自己提供的商品或服务的来源和特点,应当是出于善意,但使用的商标是用以直接指向商标标示产品本身,这是与叙述性使用的区别。此处善意是指没有攀附他人商誉和搭便车进行不正当竞争的主观意图。使用人是否具有善意的主观意图,需要结合其客观行为来认定。指示性使用的目的是表明其提供的商品或服务的特点和来源等真实信息以方便消费者选择,使用人通常需要在使用的商标前加上例如主要成分”“基本功能”“适配型号”“执行标准”“来源于等定语,以尽可能的与商标权人的商品或服务区分开来。同时,使用人的使用方式还应当是符合一般商业惯例和诚实信用原则,不存在故意搭便车进行不正当竞争的主观恶意。这一要件结合了商标合理使用的第一要件非商标性使用和第二要件使用目的善意

(二)使用需求的必要性

商标不仅表明商品或服务的来源,而且商标作为公众约定的符号,具有能够指示某种特定的商品或服务的作用。商标具有公众日常生活用于交流特定产品或服务的指示性词汇的作用。在市场细分和产业分工的背景下,尤其是在维修行业和零部件行业,使用他人商标有利于用于传递其提供的商品或服务的真实信息,如果不使用他人商标可能就无法准确向公众陈述和传达其提供的商品和服务的某些特定信息,如,注明核心部件来源于欧司朗芯片,如果不这样注明,则消费者无法获知其产品核心部件来源于欧司朗。使用他人商标的必要性并不是要求使用者只有这一种方式用以传递其商品或服务的真实信息,而是指该使用是说明产品或服务的真实信息所必须的。但是如果使用他人商标仅仅是为了吸引消费者眼球以增加自己的经济收益的,不具备使用需求的必要性。这一要件其实也是对商标合理使用的第二要件使用目的善意的具体运用。

(三)使用尺度的适当性

使用尺度包括使用他人商标的质和量两个方面。从质的方面讲,使用者不得突出使用商标权人的商标。突出使用包括故意放大他人商标或缩小自己商标,通过突出色差比对和特殊字体设置他人商标,在自己包装或商品与服务的显著位置标注他人商标,甚至不标注自己的商标而将他人商标作为唯一指示使用人所提供的产品或服务来源的。比如,前面提到的五粮液案例即是超过了适当使用的尺度。从量的方面讲,使用者不得不合理的在超出指示商品或服务特点的所必要的范围内大量使用商标权人的商标,客观上具有攀附商标权人商誉的效果。需要注意的是,是否超出合理的使用尺度,应当结合被诉侵权标识使用的大小、位置、含义、显著性、 背景及其他的客观使用情况来综合判断。

(四)使用结果的非损害性

我国《商标法》并未规定导致消费者对商品或服务来源产生混淆是构成商标侵权的必要条件,在《商标法》第五十六条规定未经许可在相同或相似商品上使用相同或相近似的商标构成侵权,最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条和第11条中明确了以消费者的误认混淆作为判断商标是否近似,以及商品是否类似的依据。客观上被诉商标使具有一般谨慎程度的普通消费者误认或者认为其所附着的商品或服务来源于商标所有人或与商标权人存在投资、控股、联营、许可、赞助等特定的关系,从而不当地转移了积累在商标之上的商业信誉,构成商标意义上的使用,导致相关消费者对商品或服务来源的误认,损害了商标的识别功能,损害了商标权人的利益。值得注意的是,商标除了最本质的识别功能,还有广告或表彰等功能作用,如果转售商品过程中使用他人商标行为具有对商标权人商标的贬损性行为,影响了商标所固有的形象和声誉时,仍然是对商标权利人造成了损害,不属于正当使用。使用尺度的适当性和使用结果的非损害性,是对商标合理使用第三要件不产生混淆的具体运用。由于商标合理使用的三要件标准具有很强的概括性,在实践中具体如何判断比较困难。因此有必要在其具体类型中对三要件的具体运用予以进一步明晰。在叙述性、说明性等类型的合理使用中,则不一定遵循指示性使用的四要件标准,比如,应更注重考虑词语含义本身所产生的混淆等方面。

另外需要注意的是,在社会实践中,商标指示性使用行为通常容易伴随虚假宣传类不正当竞争行为,如果使用行为足以导致相关公众误认为经营者与商标权人具有某种赞助或支持等特殊关系,则同时构成不正当竞争。但在指示使用中,被诉侵权产品是否真正来源于商标持有权人,并不是指示使用的判定条件。换言之,不管被诉侵权人所指示的其产品来源于商标持有权人的事实是否真实,其都应该在合理使用前提下规范使用商标。比如,在产品公开或不公开包装上均应标注核心部件来源于欧司朗采用欧司朗芯片等,而不是直接标注欧司朗

具体到本案,蓝景光电在其生产的注塑模组商品以及商品包装的显著位置使用了商标权人享有权利人的商标欧司朗“OSRAM”,蓝景光电抗辩其使用上述商标是为了指示其生产的注塑模组商品使用了来自于商标权人的核心组件,系合理使用,不构成商标侵权,但是蓝景光电提供证据并不足以证明其使用的组件系来自于商标权人。同时其提供的商品显著位置标注的系商标权人的商标“OSRAM”,而没有蓝景光电自身的商标用以指示其产品的来源,而外包装上虽然标注了蓝景光电的商标,但其使用欧司朗商标对应的说明性文字为颜色参数,不符合其要指示的组件来自于商标权人的指示目的。且在产品说明书已经注明使用了来自于商标权人的组件的情况下,在商品上再标注“OSRAM”“欧司朗的行为超出了指示性使用的合理限度,蓝景光电仅将商标权人商标作为指示商品来源唯一标识,客观上造成了相关公众对其提供的产品来源的误认,损害了商标权人的商标识别功能。综上,蓝景光电关于其使用行为系商标指示性使用,不构成商标侵权的抗辩不成立。

 

 



[1] 叶荣勇:《商标合理使用制度研究》,浙江工商大学2012年硕士学位论文。

[2] 尤唯玉:《论商标的合理使用》,四川大学2006年硕士学位论文。

[3] 武敏:《商标合理使用制度初探》,载《中华商标》2002年第7期。

[4] 宋红松、刘君:《商标权的限制与漏洞补充》,载《中华商标》2002年第2期。

[5] 罗莉:《商标合理使用辨析》,载《国家知识产权战略与知识产权保护》,知识产权出版社2011年版,第552页。

[6] 刘端霓:《如何界定商标的合理使用》,载《中华商标》2002年第3期。

[7] 我国现行《商标法》对商标合理使用的规定主要是叙述性或描述性合理使用,对指示性合理没有规定。这一观点已是商标法理论研究中的通说。参见刁青山:《商标指示性使用研究》,西南政法大学2012年硕士学位论文。

[8] 蔡立猛:《对商标合理使用判断标准的深思——兼评<商标法实施条例>49条》,载《中华商标》2012年第1期。一要件说,将判定商标合理使用的标准等同于判定商标侵权的标准。认为“唯有客观上混淆误认的不可能性”才是判断的核心标准,并进而否定进行主观过错判断的重要意义。二要件说,提出商标合理使用的构成要件应包括“主观上的善意”和“行为上的合理”。四要件说,指使用行为的性质、使用对象的性质、使用时的主观状态和使用的效果四方面。

[9] 祝建军:《判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考》,载《知识产权》2014年第1期。

[10] 徐晓恒:《注册商标合理使用的司法判断》,载《中华商标》2008年第1期。

[11] 钦国巍:《商标指示性合理使用的判断标准》,载《郑州轻工业学院学报》(社会科学版)2011年第1期。

[12] 参见邱进前:《美国商标合理使用原则的最新发展:The Beach Boys一案评析》,载《电子知识产权》2005年第5期。

[13] 参见邱进前:《美国商标合理使用原则的最新发展:The Beach Boys一案评析》,载《电子知识产权》2005年第5期。

[14] 参见刁青山:《商标指示性使用研究》,西南政法大学2012年硕士学位论文,第12页。

[15] 参见刁青山:《商标指示性使用研究》,西南政法大学2012年硕士学位论文,第12页。

[16] 参见(2003)高民终字第1393号。

[17] 参见徐华蔚:《商标指示性合理使用制度研究》,郑州大学2012年硕士学位论文,第20-22页。

来源:成都市中级人民法院研究室
责任编辑:王乐

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